以專利法為對象探討中國知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中懲罰性賠償?shù)倪m用

朝九晚九 2022-05-04 發(fā)布于北京

展開全文

黨曉林

北京三友知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

總經(jīng)理

懲罰性賠償條款在中國知識產(chǎn)權(quán)法律中的演進

在中國知識產(chǎn)權(quán)法律中，懲罰性賠償?shù)南嚓P(guān) 規(guī) 定首次出現(xiàn) 于2013年修改的《商標法》，由此拉開了懲罰性賠償在中國知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中適用的序幕。經(jīng)過6年的司法實踐后，2019年，《商標法》中的懲罰性賠償條款又進行了修改，由2013年的1-3倍修改為1-5倍，同期懲罰性賠償條款也首次引入到《反不正當競爭法》中，賠償倍數(shù)同樣采用1-5倍。在《商標法》和《反不正當競爭法》中，懲罰性賠償?shù)倪m用要件均為“惡意侵權(quán)+情節(jié)嚴重”。2020年，懲罰性賠償原則引入到中國首部《民法典》中，同年又引入到《專利法》和《著作權(quán)法》中，其中規(guī)定的懲罰性賠償倍數(shù)都是1-5倍，而關(guān)于適用要件的表述與《商標法》有所不同，均為“故意侵權(quán)+情節(jié)嚴重”。2021年，最高人民法院出臺了《關(guān)于審理侵害知識產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)慕忉尅罚ū疚暮喎Q《2021年司法解釋》），該司法解釋在適用要件上采用了“故意侵權(quán)”的表述，同時指出“本解釋所稱故意，包括商標法第六十三條第一款和反不正當競爭法第十七條第三款規(guī)定的惡意”。

至此，中國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的主要法律均確定了懲罰性賠償原則，并且倍數(shù)均為1-5倍。不同知識產(chǎn)權(quán)法律中關(guān)于懲罰性賠償適用要件差異規(guī)定也得到了一定的協(xié)調(diào)，即司法解釋采用“故意侵權(quán)”作為適用要件的表述，并且對于依據(jù)《商標法》和《反不正當競爭法》條款的案件而言，構(gòu)成故意侵權(quán)要件的情形也包括“惡意”。

懲罰性賠償條款在中國知識產(chǎn)權(quán)法律中的演進如表1所示。

懲罰性賠償條款的適用要件分析

罰性賠償條款的適用要件分析以《專利法》為例進行說明?！秾＠ā返?1條規(guī)定：“對故意侵犯專利權(quán)，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額?！睋?jù)此，適用懲罰性條款涉及以下兩項規(guī)則。

● 規(guī)則一：是否適用懲罰性賠償？

根據(jù)《專利法》的規(guī)定，若適用懲罰性賠償，需要滿足兩個條件，即故意侵權(quán)和情節(jié)嚴重。

什么是故意侵權(quán)？故意侵權(quán)可以理解為是一個主觀要件，而直接證明侵權(quán)人主觀狀態(tài)是很難的，通常通過客觀行為來反推。《2021年司法解釋》列舉了可以初步認定構(gòu)成故意侵權(quán)的一些情形，例如被告經(jīng)原告或者利害關(guān)系人通知、警告后，仍繼續(xù)實施侵權(quán)行為的；被告與權(quán)利人之間存在商務(wù)或合作等關(guān)系且接觸過知識產(chǎn)權(quán)，之后侵害了相應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)等。

在專利領(lǐng)域，目前尚無實際適用懲罰性賠償?shù)陌咐虡祟I(lǐng)域的侵權(quán)案件則大量適用了懲罰性賠償，可作為參考案例進行分析。在商標案件的司法實踐中，法官根據(jù)個案事實和證據(jù)等因素對惡意的具體情形加以綜合判定。結(jié)合《2021年司法解釋》的列舉情形，并依據(jù)大量商標判例中認定構(gòu)成故意/惡意侵權(quán)的情形，筆者認為，要認定構(gòu)成故意侵權(quán)，在針對侵權(quán)人主觀狀態(tài)的推定上通常要有一定的認定基礎(chǔ)，即根據(jù)客觀證據(jù)來反向認定侵權(quán)人的主觀狀態(tài)具有一定的確定性而不僅是可能性。例如，在“FILA”案中，被告曾因其申請的“GFLA”商標與“FILA”近似而被商標局駁回。法院認定，被告仍然在相同商品上使用“GFLA”標識，其主觀狀態(tài)上具有確定性，構(gòu)成惡意侵權(quán)。在“吉尼斯”案中，原告發(fā)送律師函要求被告停止侵權(quán)，但被告沒有盡到合理注意義務(wù)，仍繼續(xù)實施侵權(quán)行為，因而被法院認定存在主觀惡意。

發(fā)送警告函是處理專利侵權(quán)糾紛中使用的一種常規(guī)手段。例如，企業(yè)A收到了專利權(quán)人的侵權(quán)警告函后，不認為自己的產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)而繼續(xù)生產(chǎn)和銷售，若企業(yè)A最終被判定構(gòu)成侵權(quán)，其在受到警告后繼續(xù)生產(chǎn)和銷售的行為是否會進一步引發(fā)懲罰性賠償?shù)娘L險？企業(yè)若收到警告函后就停止生產(chǎn)和銷售行為，對自身經(jīng)營也會帶來非常大的干擾。因此，如何處理警告函，是企業(yè)面臨的一個風險管理問題。

什么是情節(jié)嚴重？其字面含義看似清楚，但是在適用標準上卻存在模糊之處，需要通過司法解釋和判例來不斷探索其邊界。司法實踐中，法院對“情節(jié)嚴重”的判斷側(cè)重于對侵權(quán)后果的考量。“情節(jié)嚴重”從字面上看應(yīng)該是著眼于侵權(quán)后果，因此其也被認為是客觀要件。不過，這個客觀要件并非不涉及侵權(quán)人的主觀狀態(tài)。有些嚴重情節(jié)是基于主觀狀態(tài)，有些嚴重情節(jié)則是單純基于非主觀的結(jié)果。《2021年司法解釋》中給出的可以認定為構(gòu)成情節(jié)嚴重的幾種情形，也包括了上述兩種情形。第一種情形指從行為上能夠推定出行為人的主觀狀態(tài)，例如因侵權(quán)被行政處罰或者法院裁判承擔責任后再次實施相同或者類似侵權(quán)行為，以侵害知識產(chǎn)權(quán)為業(yè)，以及偽造、毀壞或者隱匿侵權(quán)證據(jù)和拒不履行保全裁定等比較惡劣的妨害訴訟的行為。例如，在“阿迪達斯案”中，被告之前曾多次因侵害原告商標權(quán)而被當?shù)毓ど坦芾砭痔幜P，但仍實施了本案中的侵權(quán)行為。第二種情形包括侵權(quán)獲利或者權(quán)利人受損巨大的情形，但不能從行為上推定出行為人的主觀狀態(tài)。

對于能夠推定出行為人的主觀狀態(tài)的情形，實際上能夠同時滿足故意侵權(quán)和情節(jié)嚴重兩個要件，針對其適用懲罰性賠償似乎沒有多大爭議。不過，對于不能推定行為人主觀狀態(tài)的情形，例如單純的侵權(quán)人獲利或權(quán)利人損失巨大等情形，由此引發(fā)的懲罰性賠償?shù)倪m用會造成較大爭議，也可能給企業(yè)帶來很大的經(jīng)營風險。

另外，適用懲罰性賠償?shù)膬蓚€要件在一定程度上是相互關(guān)聯(lián)的。例如，若故意侵權(quán)非常明顯或者程度非常高，則認定情節(jié)嚴重的門檻就無需設(shè)置得過高。不過，僅從情節(jié)嚴重的客觀后果上——例如侵權(quán)獲利或者權(quán)利人損失巨大等——不一定能夠推定被告具有主觀的侵權(quán)故意。

就賠償?shù)幕驹瓌t來看，懲罰性賠償應(yīng)該基于特定情況才能適用，基本的賠償原則仍然是填平原則或補償原則。例如，最高人民法院在2016年發(fā)布的《中國法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護綱要（2016-2020）》中指出，“建立補償為主、懲罰為輔的侵權(quán)損害認定機制，加大侵權(quán)賠償力度”。因此，在適用懲罰性賠償時，應(yīng)該采取慎重的態(tài)度。

● 規(guī)則二：如何計算懲罰性賠償數(shù)額?

計算懲罰性賠償?shù)臄?shù)額有三個步驟：

步驟1 ：確定懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù) ；

步驟2 ：確定懲罰性賠償?shù)谋稊?shù) ；

步驟3：用計算基數(shù)乘以倍數(shù)，得出懲罰性賠償數(shù)額。

根據(jù)《2021年司法解釋》，確定計算基數(shù)有三種方式，即《專利法》第71條中所列的前三種計算方式：原告因被侵權(quán)所受到的實際損失，被告侵權(quán)獲利，或該權(quán)利的許可使用費。其中，法定賠償方式確定的賠償額，不能作為懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)。實務(wù)中，法院判決采用法定賠償方式的占比非常大。因此，是否能夠確定懲罰性賠償基數(shù)，是適用懲罰性賠償原則所面臨的一大挑戰(zhàn)。

對此，司法實踐中，法院在確定賠償數(shù)額的方式上相較以往采用了更加靈活的做法。例如，將侵權(quán)行為區(qū)分開確定賠償額，對于難以確定、不能進行計算的部分，采用法定原則來確定；對于可以采用上述三種計算方式計算賠償數(shù)額的部分，則單獨計算和確定，并適用懲罰性賠償，如國威公司訴林芝公司的專利侵權(quán)案等。另外，在“阿迪達斯Adidas AG案”中，法院進一步指明，“人民法院在適用該條款時，應(yīng)準確理解和把握'難以確定’的標準，不宜簡單要求精確計算”。

在一些判例中，法院也采用裁量性賠償數(shù)額作為懲罰性賠償?shù)摹盎鶖?shù)”，或者在采用法定賠償時將懲罰因素也考慮在內(nèi)。換言之，懲罰性賠償在這些案件中被法定賠償所替代。例如在(2017)粵0604民初15519號判決中，法院認為，本案侵權(quán)行為屬惡意侵權(quán)，應(yīng)予以懲罰性賠償；結(jié)合案情，法院酌定被告威儀雅器械廠侵犯原告商標權(quán)應(yīng)賠償?shù)慕?jīng)濟損失為6萬元。在(2015)惠城法民三初字第15號判決中，法院確定法定賠償為3萬元，其中賠償部分為1萬元，懲罰性賠償部分酌定為2萬元。

在上述步驟2中，法院將綜合考慮被告主觀過錯程度、侵權(quán)行為的情節(jié)嚴重程度等因素來確定倍數(shù)，但已有的司法實踐和在先判例尚缺乏確定倍數(shù)的明確統(tǒng)一標準。根據(jù)商標案件判例，懲罰性賠償倍數(shù)主要取決于法官的主觀判斷，以2-3倍居多。

懲罰性賠償條款在專利侵權(quán)警告函情形中

適用的分析和展望

設(shè)想：企業(yè)A研發(fā)并生產(chǎn)銷售某產(chǎn)品，銷售量大且利潤較高。此后企業(yè)A收到了專利權(quán)人的侵權(quán)警告函。雖然企業(yè)A認為其產(chǎn)品與該專利之間存在區(qū)別（至少不構(gòu)成字面侵權(quán)）, 但也不能完全確定其在訴訟中能夠勝訴 (即可能構(gòu)成等同侵權(quán)) 。此時，企業(yè)A應(yīng)該停止生產(chǎn)銷售涉案產(chǎn)品，還是繼續(xù)生產(chǎn)銷售？

上述情形中，企業(yè)A不僅要考慮構(gòu)成侵權(quán)的風險，還要考慮面臨懲罰性賠償?shù)娘L險。根據(jù)《2021年司法解釋》中列舉的可以認定或初步認定為構(gòu)成故意侵權(quán)和情節(jié)嚴重的情形，一旦法院最終認定企業(yè)A構(gòu)成侵權(quán)，企業(yè)A將面臨著很大的懲罰性賠償風險。

對此，筆者建議企業(yè)A委托適格的專利律師，針對涉案產(chǎn)品出具侵權(quán)分析報告；同時，不可忽視侵權(quán)警告函，應(yīng)注意警告函中提出的時間和協(xié)商等要求，與對方保持聯(lián)絡(luò)，避免對方因沒有反饋而直接采取法律行動，并根據(jù)侵權(quán)分析報告的內(nèi)容，回復(fù)權(quán)利人表明自身不侵權(quán)的原因。其中，企業(yè)A應(yīng)注意選擇技術(shù)背景和訴訟經(jīng)驗合適的專利律師，保證侵權(quán)分析報告的分析理由和結(jié)論合理，并滿足報告的形式要件，如事項明確、律師簽字等。

在適格專利律師出具侵權(quán)分析報告認為不構(gòu)成侵權(quán)的情形下，即使最終法院認定企業(yè)A構(gòu)成侵權(quán)，也不應(yīng)對其適用懲罰性賠償。根據(jù)《2021年司法解釋》，“被告經(jīng)原告或者利害關(guān)系人通知、警告后，仍繼續(xù)實施侵權(quán)行為的”屬于可以初步認定被告具有侵害知識產(chǎn)權(quán)的故意的情形，但并不是直接和確定的認定依據(jù)。此時，證明責任轉(zhuǎn)移到被告，而被告可以依據(jù)合理的侵權(quán)分析報告作為其沒有侵權(quán)故意的反證，該反證應(yīng)該能夠抵消上述“初步認定”情形所推定的證明力。在故意侵權(quán)要件不成立的情況下，即使侵權(quán)人因為高額侵權(quán)獲利而構(gòu)成情節(jié)嚴重，也不應(yīng)該被適用懲罰性賠償。