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作者：李鑫 軟唐知產(chǎn)獨(dú)家講師 一.導(dǎo)論 對(duì)于現(xiàn)階段的審查意見答復(fù)中，大家面臨最大的問題可能就是公知常識(shí)的濫用了，但是，由于法律和實(shí)踐的放縱，使得大家總是沒有很好的方法予以應(yīng)對(duì)，導(dǎo)致由于公知常識(shí)而駁回的案例比比皆是。所以，今天我們嘗試從5個(gè)角度給大家一點(diǎn)輸入。 二.表現(xiàn)方式 1、審查意見的常見表現(xiàn) 在專利審查意見通知書中，經(jīng)常會(huì)遇到如下關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征是公知常識(shí)的評(píng)述方式： ? 上述區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段； ? 上述區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的常規(guī)選擇； ? 上述區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的等等。 但是，上述任一種評(píng)述方式中，審查員均不會(huì)主動(dòng)提供能夠證明區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)的證據(jù)，而只會(huì)通過簡(jiǎn)單的說理將區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)。 2、答審實(shí)踐中的常見問題： 1.對(duì)于上述問題，往往存在如下答復(fù)漏洞： 第一，發(fā)現(xiàn)不了該問題，進(jìn)而在審查意見中不針對(duì)性的語音陳述； 第二，發(fā)現(xiàn)了問題，但是不會(huì)有效陳述，導(dǎo)致審查員不接受或者選擇性忽略，從而影響了本案的授權(quán)。 三.法條規(guī)定 1、審查指南中的規(guī)定 在《專利審查指南》中公知常識(shí)的規(guī)定為“下述情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：( i )所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書中等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段… …”。 2、審查規(guī)程中的規(guī)定 在《審查操作規(guī)程》公知常識(shí)的規(guī)定為“以下情形可以認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)整體上存在技術(shù)啟示：（1）所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)，例如，所屬領(lǐng)域中用于解決發(fā)明所解決的技術(shù)問題的慣用手段，教科書或工具書等中披露的解決發(fā)明所解決的技術(shù)問題的技術(shù)手段，或者教科書、工具書中為解決相關(guān)技術(shù)問題而引用的其他文獻(xiàn)披露的內(nèi)容……”。 3、審查指南對(duì)公知常識(shí)沒有明確的規(guī)定 審查指南中沒有明確地給出公知常識(shí)的概念及判斷方法，只是通過舉例的方式給出了兩三種可以認(rèn)定為公知常識(shí)的情況。這就容易導(dǎo)致審查員和申請(qǐng)人對(duì)公知常識(shí)的認(rèn)定產(chǎn)生不同觀點(diǎn)。 同時(shí)，在爭(zhēng)辯過程中，代理人明顯處于弱勢(shì)地位。即使你針對(duì)性展開闡述，審查員往往也是一筆帶過，不給出具體的回應(yīng)。 4、審查指南還給與了審查員較輕的舉證責(zé)任 審查指南規(guī)定為：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明?！?/span> 由此可知，當(dāng)申請(qǐng)人對(duì)審查員所認(rèn)定的公知常識(shí)產(chǎn)生異議時(shí)，審查員可以僅通過說理的方式進(jìn)行證明，無需進(jìn)行公知常識(shí)的舉證，如此很容易導(dǎo)致因?yàn)E用公知常識(shí)而影響申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)的授權(quán)。 5、修法有改變，但結(jié)果還不得而知 審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明說明理由或說明理由提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。在審查意見通知書中，審查員將權(quán)利要求中對(duì)技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明。 體現(xiàn)在：描述的前后順序 四.答復(fù)技巧 1、技巧一：主動(dòng)舉證 （1） 概念 申請(qǐng)人可以通過主動(dòng)舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在本領(lǐng)域中解決專利申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問題時(shí)所采用的技術(shù)手段與區(qū)別技術(shù)特征是不相同的。 （2）案例 *概述：針對(duì)一種名稱為“電動(dòng)車輛用電機(jī)防水結(jié)構(gòu)”的95120546.3號(hào)發(fā)明專利申請(qǐng)的復(fù)審中，合議組認(rèn)為：在缺乏足夠證據(jù)和理由的情況下，簡(jiǎn)單認(rèn)為本專利申請(qǐng)權(quán)利要求1中的區(qū)別技術(shù)特征“通過開口將積存的水分排出”是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的公知常識(shí)缺乏依據(jù)。據(jù)此，合議組撤銷原駁回決定。 *分析：對(duì)于電動(dòng)車輛用電機(jī)的技術(shù)領(lǐng)域來說，防水結(jié)構(gòu)的慣用技術(shù)手段是通過強(qiáng)化密封的方式來避免馬達(dá)進(jìn)水。然而，案例一中則是采用設(shè)置一條連通通路的技術(shù)手段，使得馬達(dá)內(nèi)部空間能夠與大氣連通，以實(shí)現(xiàn)向外排出進(jìn)入馬達(dá)內(nèi)部的積水。由此可知，案例一提供了一種與上述慣用技術(shù)手段完全不同的開放式防水結(jié)構(gòu)，因而，對(duì)于電動(dòng)車輛用電機(jī)的技術(shù)領(lǐng)域來說，“通過開口將積存的水分排出”的技術(shù)特征不是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的公知常識(shí)。 2、技巧2：技術(shù)問題的有效使用 （1）概述 申請(qǐng)人可以通過分析區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中實(shí)際要解決的技術(shù)問題與審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題之間的區(qū)別，以便向?qū)彶閱T證明該區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中實(shí)際要解決的技術(shù)問題沒有被公知常識(shí)公開。 （2）案例 詳情：針對(duì)一種申請(qǐng)日期為2014年7月1日名稱為“一種伸縮支架”的發(fā)明專利申請(qǐng)的實(shí)審中，審查員認(rèn)為：“所述摩擦環(huán)呈錐爪型，且摩擦環(huán)的錐部朝向下方，位于所述摩擦環(huán)根部上端相連一調(diào)節(jié)裝置，所述調(diào)節(jié)裝置與所述伸縮管外側(cè)接觸”的區(qū)別技術(shù)特征，實(shí)際要解決的技術(shù)問題是“如何增大摩擦力來阻礙伸縮管的下移，使得伸縮管下降時(shí)具有緩沖作用”；而且該區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，權(quán)利要求1 不具備創(chuàng)造性。 隨后，申請(qǐng)人針對(duì)上述審查意見通知書進(jìn)行了答復(fù)，并在答復(fù)中對(duì)審查員認(rèn)定的技術(shù)問題進(jìn)行了質(zhì)疑。申請(qǐng)人認(rèn)為：本申請(qǐng)中的區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的問題是“通過錐爪型摩擦環(huán)來提供一種可變化的摩擦力，這種摩擦力在伸縮管下移時(shí)變大，以避免伸縮管迅速下降造成物件砸壞或人員受傷，同時(shí)這種摩擦力在伸縮管上移時(shí)變小，使得伸縮管能夠便捷地從固定管中伸展出來”，并不是審查員所認(rèn)定的“如何增大摩擦力來阻礙伸縮管的下移，使得伸縮管下降時(shí)具有緩沖作用”的技術(shù)問題。由此可知，由于區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題不是審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題，因而上述區(qū)別技術(shù)特征并不是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性。 3、技巧3：技術(shù)效果的有效使用 （1）概述 申請(qǐng)人可以通過分析區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中達(dá)到的技術(shù)效果與審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所達(dá)到的技術(shù)效果之間的區(qū)別，以便向?qū)彶閱T證明該區(qū)別技術(shù)特征在該專利申請(qǐng)中產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果。 （2）案例 北京市高級(jí)人民法院高行終字第251號(hào)行政判決書指出，當(dāng)技術(shù)手段被認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確該技術(shù)手段在技術(shù)方案中所起到的技術(shù)效果，將區(qū)別技術(shù)特征帶來的技術(shù)效果與公知證據(jù)帶來的技術(shù)效果進(jìn)行比較，如果前者明顯優(yōu)于后者，則區(qū)別技術(shù)特征帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果，應(yīng)認(rèn)可其創(chuàng)造性。 申請(qǐng)人可以通過分析區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中達(dá)到的技術(shù)效果明顯優(yōu)越于審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所達(dá)到的技術(shù)效果，以便向?qū)彶閱T證明該區(qū)別技術(shù)特征在專利申請(qǐng)中產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果。
4、技巧4：說理的方式證明現(xiàn)有技術(shù)存在該區(qū)別特征的技術(shù)啟示 （1）概述 申請(qǐng)人可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在現(xiàn)有技術(shù)中不存在該區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。 （2） 案例 針對(duì)一種涉及給筆記本鍵盤轉(zhuǎn)印圖案的方法且名稱為“一種圖案轉(zhuǎn)印方法”的發(fā)明專利的實(shí)審中，審查員認(rèn)為：“位于按鍵和底座之間的第一空間的第一支撐部，以及填充于第二空間的第二支撐部”的區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。 隨后，申請(qǐng)人針對(duì)上述審查意見通知書進(jìn)行了答復(fù)，而且申請(qǐng)人在答復(fù)中通過還原發(fā)明構(gòu)思的方式向?qū)彶閱T證明了在現(xiàn)有技術(shù)中不存在該區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。 申請(qǐng)人認(rèn)為，本申請(qǐng)的發(fā)明構(gòu)思是：當(dāng)將按鍵先安裝到鍵盤上再采用滾輪進(jìn)行圖案轉(zhuǎn)印處理時(shí)，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)在圖案轉(zhuǎn)印過程中容易發(fā)生按鍵的偏移，因而，本申請(qǐng)通過按鍵之間需要加裝支撐部件（也就是第二空間的第二支撐部）的方式，能夠有效防止加壓轉(zhuǎn)印時(shí)按鍵發(fā)生偏移，從而提高了處理效率。 然而，對(duì)比文件1提供的圖案轉(zhuǎn)印方案具體為：先進(jìn)行圖案轉(zhuǎn)印再組裝至按鍵底座，且采用多個(gè)加壓頭同時(shí)加壓轉(zhuǎn)印，由此可知，在對(duì)比文件1 中，相鄰按鍵之間的相對(duì)位置并不需要支撐固定，因而，區(qū)別技術(shù)特征不能與對(duì)比文件1 結(jié)合以得到本申請(qǐng)的技術(shù)方案。 因此，現(xiàn)有技術(shù)中不存在區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示，因而區(qū)別技術(shù)特征并不是公知常識(shí)，權(quán)利要求1 具備創(chuàng)造性。 當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)中無法給出區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示時(shí)，則申請(qǐng)人可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在現(xiàn)有技術(shù)中不存在該區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。
5、技巧5：說理的方式證明區(qū)別特征不是公知常識(shí) （1）概述 申請(qǐng)人可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在該專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日或優(yōu)先日之前該區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識(shí)。 （2）案例 針對(duì)一種申請(qǐng)日期為2007 年11 月28 日名稱為“一種觸摸屏手機(jī)在待機(jī)狀態(tài)下迅速使用常用功能的方法”的發(fā)明專利的實(shí)審中，審查員認(rèn)為：“該觸摸屏手機(jī)在觸摸屏中部，運(yùn)營商標(biāo)志和/ 或日期時(shí)間顯示以外的區(qū)域，為手機(jī)的待機(jī)狀態(tài)定義至少3 個(gè)區(qū)域作為快捷方式觸摸按鍵的鍵區(qū)，并將功能菜單中的常用功能與觸摸按鍵的鍵區(qū)直接建立關(guān)聯(lián)，手機(jī)在待機(jī)狀態(tài)下，觸摸顯示某個(gè)常用功能快捷圖標(biāo)的快捷方式觸摸按鍵時(shí)，手機(jī)直接執(zhí)行與其相應(yīng)的常用功能”的區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)?！?/span> 隨后，申請(qǐng)人針對(duì)上述審查意見通知書進(jìn)行了答復(fù)，而且申請(qǐng)人在答復(fù)中通過公知常識(shí)的時(shí)間屬性向?qū)彶閱T進(jìn)行質(zhì)疑。其中，申請(qǐng)人認(rèn)為：該申請(qǐng)的申請(qǐng)日為2007年11月28日，在當(dāng)時(shí)，將手機(jī)的常用功能的快捷圖標(biāo)直接放在觸摸屏手機(jī)的待機(jī)桌面上，并不屬于本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。 五.總結(jié) 1、公知常識(shí)濫用是很普遍的問題，但是對(duì)于代理人來說，要積極應(yīng)對(duì)它，不能因?yàn)闉E用，就放棄對(duì)這個(gè)點(diǎn)的研究和適用。正因?yàn)闉E用，就更要研究，分析，解決它。 2、第一個(gè)話術(shù) 對(duì)于電動(dòng)車輛用電機(jī)的【本申請(qǐng)的技術(shù)領(lǐng)域，主要是定義本領(lǐng)域技術(shù)人員的】技術(shù)領(lǐng)域來說，防水結(jié)構(gòu)的【是我們聚焦的點(diǎn)，先拋出來】慣用技術(shù)手段是通過強(qiáng)化密封【本領(lǐng)域技術(shù)人員都認(rèn)同的慣用手段，這個(gè)起到錨點(diǎn)的作用，進(jìn)而來證明我們的不是公知常識(shí)，后面就是描述我們的和這個(gè)錨點(diǎn)不同。所以，有效定義錨點(diǎn)很重要】的方式來避免馬達(dá)進(jìn)水【技術(shù)效果，和前面的聚焦的點(diǎn)也對(duì)應(yīng)起來，不一定必須每個(gè)字都一樣，意思一樣就ok了】。然而，本申請(qǐng)【這里就要說我們的方案了，注意我們的目的就是要和前面的錨點(diǎn)不同】中則是采用設(shè)置一條連通通路的【這里就是我們的不同的手段】技術(shù)手段，使得馬達(dá)內(nèi)部空間能夠與大氣連通，以實(shí)現(xiàn)向外排出進(jìn)入馬達(dá)內(nèi)部的積水【同樣的效果，不一樣的手段】。由此可知，本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N與上述慣用技術(shù)手段完全不同【這里的完全不同挺有用的哦】的開放式防水結(jié)構(gòu)，因而，對(duì)于電動(dòng)車輛用電機(jī)的技術(shù)領(lǐng)域來說【再來一個(gè)領(lǐng)域，這個(gè)領(lǐng)域定義還是很重要的，盡可能整小一點(diǎn)】，“通過開口將積存的水分排出”的技術(shù)特征不是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的公知常識(shí)。【結(jié)論部分】 3、第二個(gè)話術(shù) 申請(qǐng)人認(rèn)為，本申請(qǐng)的發(fā)明構(gòu)思是：當(dāng)將按鍵先安裝到鍵盤上再采用滾輪進(jìn)行圖案轉(zhuǎn)印處理時(shí)，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)在圖案轉(zhuǎn)印過程中容易發(fā)生按鍵的偏移，因而，本申請(qǐng)通過按鍵之間需要加裝支撐部件（也就是第二空間的第二支撐部）的方式，能夠有效防止加壓轉(zhuǎn)印時(shí)按鍵發(fā)生偏移，從而提高了處理效率。 然而，對(duì)比文件1提供的圖案轉(zhuǎn)印方案具體為：先進(jìn)行圖案轉(zhuǎn)印再組裝至按鍵底座，且采用多個(gè)加壓頭同時(shí)加壓轉(zhuǎn)印，由此可知，在對(duì)比文件1 中，相鄰按鍵之間的相對(duì)位置并不需要支撐固定，因而，區(qū)別技術(shù)特征不能與對(duì)比文件1 結(jié)合以得到本申請(qǐng)的技術(shù)方案。 因此，現(xiàn)有技術(shù)中不存在區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示，因而區(qū)別技術(shù)特征并不是公知常識(shí)，權(quán)利要求1 具備創(chuàng)造性。 核心點(diǎn)在于闡述：區(qū)別特征在本申請(qǐng)中的作用，是在D1中不會(huì)面臨的。相反的技術(shù)教導(dǎo)，進(jìn)而沒有結(jié)合的啟示。進(jìn)而，本領(lǐng)域技術(shù)人員也就不認(rèn)為它是公知常識(shí)了。 三步法中，很多東西都是：A、B、AB的連接關(guān)系。我們往往都聚焦在A、B上，但是，點(diǎn)往往都在AB的連接關(guān)系上。 4、總的來說，公知常識(shí)的最好用，最常用的就是： 第一種情況和第二種情況；然后第四種情況從技術(shù)啟示談也是可以的；第三種司法判例，審查員可能不認(rèn)同，但是可以試試；第五種審想讓審查員接受的難度就比較大了，尤其適用于申請(qǐng)日比較早的情況，但是，在審查時(shí)限不斷壓縮的情況下，還是比較難的。 5、19年之后的一系列動(dòng)作，瞎審之風(fēng)更勝，只能是期望了。 6、核心的問題，還是要理解三步法，理解技術(shù)啟示，理解內(nèi)部各個(gè)步驟或者點(diǎn)之間的緊密聯(lián)系性。 7、最后，說一個(gè)最簡(jiǎn)單的，技術(shù)啟示第一個(gè)舉例內(nèi)容： 下述情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示： (i)所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。 轉(zhuǎn)載自《知產(chǎn)人李鑫》 |
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