馬庫什權(quán)利要求能概括性地表征大量具體化合物，已被廣泛應(yīng)用于化學(xué)和生物醫(yī)藥領(lǐng)域。然而，正是由于其極強的概括能力，對其新穎性、創(chuàng)造性、修改方式等問題一直存在著爭議，本文嘗試從專利權(quán)無效糾紛案中探討馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)及在無效程序中的修改方式。

在化學(xué)和生物醫(yī)藥領(lǐng)域中，存在著大量的同系物、同族原子和同分異構(gòu)體，如何在權(quán)利要求中對這些具有相似結(jié)構(gòu)且具有相同性能或用途的具體化合物進行概括呢？

美國化學(xué)家尤金·馬庫什（Eugene Markush）在其一項美國專利的權(quán)利要求中首次以化學(xué)通式的形式來表征一組特定化合物的集合，從此，采用這種形式撰寫的權(quán)利要求被稱為馬庫什權(quán)利要求。

如今，馬庫什權(quán)利要求由于其具有能概括性地表征大量具體化合物的特點，已被廣泛應(yīng)用于化學(xué)和生物醫(yī)藥領(lǐng)域的發(fā)明專利申請之中。然而，正是由于馬庫什權(quán)利要求具有極強的概括能力，一個馬庫什權(quán)利要求可能涵蓋了成千上萬個具體化合物，對于馬庫什權(quán)利要求范圍的理解，不同的人有不同的看法，從而導(dǎo)致對馬庫什權(quán)利要求的新穎性、創(chuàng)造性、修改方式、優(yōu)先權(quán)等一系列問題的判斷一直存在著較多爭議。

本文嘗試從醫(yī)藥專利權(quán)無效行政糾紛案的司法判決過程中探討馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)以及在無效宣告程序中的修改方式。

案情簡介

第一三共株式會社系名稱為“用于治療或預(yù)防高血壓癥的藥物組合物的制備方法”、專利號為97126347.7的發(fā)明專利的權(quán)利人。2010年4月23日，北京萬生藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱萬生公司）針對該專利權(quán)向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（以下簡稱專利復(fù)審委員會）提出無效宣告請求。

涉案專利授權(quán)公告的權(quán)利要求1為：

不難看出，涉案專利的權(quán)利要求1是按照馬庫什權(quán)利要求的形式撰寫的，該化合物通式（I）中包含了多個變量，每個變量又具有多種選擇。

針對萬生公司的無效宣告請求，專利權(quán)人陳述了意見，并對權(quán)利要求書進行了修改，其中包括：

刪除了權(quán)利要求1中“或其可作藥用的鹽或酯”中的“或酯”兩字；刪除權(quán)利要求1中R⁴定義下的“具有1至6個碳原子的烷基”；刪除了權(quán)利要求1中R⁵定義下除羧基和式COOR^5a(其中R^5a為(5-甲基-2-氧代-1，3-二氧雜環(huán)戊烯-4-基)甲基)外的其他技術(shù)方案。

然而專利權(quán)人的上述修改并沒有全部得到專利復(fù)審委員會的認可，專利復(fù)審委員會在口頭審理過程中僅認可刪除權(quán)利要求l中“或酯”的修改，而對其余修改均不予接受。換句話說，專利復(fù)審委員會認為在無效程序中，專利權(quán)人不可以對以馬庫什方式撰寫的化合物通式中的任一變量的任一選項進行刪除。

萬生公司不服專利復(fù)審委員會作出的第16266號無效宣告請求審查決定(以下簡稱第16266號決定)，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

爭議焦點

(一)以馬庫什方式撰寫的化合物權(quán)利要求屬于概括的技術(shù)方案還是眾多化合物的集合？

(二)在無效宣告階段，權(quán)利人可以采取什么方式修改馬庫什權(quán)利要求？

一審法院認為：

第一三共株式會社對該馬庫什權(quán)利要求中馬庫什要素的刪除并不直接等同于并列技術(shù)方案的刪除，不符合專利法的相關(guān)規(guī)定，從而維持專利復(fù)審委員會的第16266號決定。

可見，一審法院認為授權(quán)后的馬庫什權(quán)利要求屬于一個整體技術(shù)方案，而不是多個并列的技術(shù)方案，從而不允許對其進行刪除。

萬生公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。

二審法院認為：

馬庫什權(quán)利要求是在一項權(quán)利要求中限定多個并列的可選擇要素，具體而言，是指在一個權(quán)利要求中包括多個變量，每一個變量又包括多個不同選擇項的以并列可選項的羅列為主要特征來表達權(quán)利要求保護范圍的一種權(quán)利要求類型。

因此，當馬庫什權(quán)利要求涉及化合物時，這些化合物之間是并列選擇關(guān)系，每個化合物是一個獨立的技術(shù)方案，該權(quán)利要求所概括的是多個技術(shù)方案的集合，各要素間都可以相互替代而達到相同的效果。因此，馬庫什權(quán)利要求屬于并列技術(shù)方案的特殊類型，專利權(quán)人的刪除縮小了專利權(quán)的保護范圍，應(yīng)當允許專利權(quán)人刪除相關(guān)的選擇項。

可見，二審法院與一審法院及專利復(fù)審委員會持完全相反的觀點，二審法院認為馬庫什權(quán)利要求屬于并列技術(shù)方案，以馬庫什方式撰寫的化合物權(quán)利要求屬于眾多化合物的集合，刪除其中的某些變量相當于刪除一些并列的技術(shù)方案，這種刪除縮小了專利權(quán)的保護范圍，因此在無效程序中允許刪除。

那么問題來了，以馬庫什方式撰寫的化合物權(quán)利要求到底屬于概括的技術(shù)方案還是眾多化合物的集合？在無效宣告階段，權(quán)利人可以刪除其中的任一變量嗎？

專利復(fù)審委員會因不服二審判決申請再審，并提出了以下幾點理由：

1.就通式化合物而言，以馬庫什方式撰寫的化合物權(quán)利要求屬于概括的技術(shù)方案，而不能簡單地將其視為眾多化合物的集合。

2.馬庫什通式中眾多變量及其大量可選項的羅列表征并不能等同于馬庫什權(quán)利要求可以視同是明晰并列的具體化合物技術(shù)方案。

3.將馬庫什權(quán)利要求理解為清晰獨立的具體化合物集合方案脫離了馬庫什化合物保護本意，專利申請人在申請當初以馬庫什方式撰寫其權(quán)利要求的根本目的就在于最大限度的圈定類似化合物的范圍，同時也會將其已經(jīng)實施的核心化合物撰寫為從屬權(quán)利要求加以保護，因此不能孤立地理解馬庫什化合物作為權(quán)利要求書組成部分而非全部的事實。

4.馬庫什化合物本身多層級、樹杈形衍生展開的客觀事實并非具體化合物并列集合(類似容器內(nèi)乒乓球的模型)模型能夠準確表達。

5.馬庫什權(quán)利要求任一變量和任一選項的任意刪除必然產(chǎn)生“全新”的“縮小”的中間保護范圍，不符合專利法的相關(guān)規(guī)定。

6.目前無效程序中對修改后的權(quán)利要求數(shù)目沒有限制，如果允許任意刪除，專利權(quán)人可以通過刪除不同層級、不同數(shù)量的可變量或可選項之后構(gòu)建得到新的中間范圍的馬庫什權(quán)利要求。此外，專利權(quán)人還可以增加所有在授權(quán)權(quán)利要求書中從未要求保護而在說明書提及的“具體化合物”作為新權(quán)利要求，這些新權(quán)利要求保護的具體化合物在說明書中可能僅僅是表格化合物，這將會嚴重影響公眾對授權(quán)專利的信賴利益。

7.盡管刪除可變量得到的一項中間范圍的新權(quán)利要求相對于一項授權(quán)的馬庫什權(quán)利要求縮小了保護范圍，但無效程序中新增加的中間范圍的權(quán)利要求的數(shù)量可能遠遠超過原來的一項授權(quán)馬庫什權(quán)利要求，結(jié)果使專利權(quán)人經(jīng)過無效程序，通過其新權(quán)利要求構(gòu)建更加接近的新的現(xiàn)有技術(shù)，增加后續(xù)選擇發(fā)明的難度，背離了縮小范圍將有利于公眾利益的設(shè)想。

8.允許任一變量的任一項修改實際上給出了馬庫什化合物專利申請只撰寫一項權(quán)利要求就足矣的導(dǎo)向，其后可以在無效程序中通過修改得到許多范圍不同的技術(shù)方案，或者得到某些具體化合物的技術(shù)方案。

我們總結(jié)一下專利復(fù)審委員會的理由，其主要強調(diào)的是：

馬庫什通式中眾多變量及其大量可選項的羅列表征不屬于并列的具體化合物技術(shù)方案，不能視為眾多化合物的集合。對馬庫什權(quán)利要求任一變量和任一選項的任意刪除會產(chǎn)生“全新”的保護范圍，而不是簡單的縮小保護范圍的問題，這將影響公眾對授權(quán)專利的信賴利益，并且會增加后續(xù)選擇發(fā)明的難度。

最終，最高人民法院提審了此案，最高人民法院認為：

1.馬庫什權(quán)利要求限定的是并列的可選要素而非權(quán)利要求

馬庫什權(quán)利要求是化學(xué)發(fā)明專利申請中一種特殊的權(quán)利要求撰寫方式，即一項申請在一個權(quán)利要求中限定多個并列的可選擇要素概括的權(quán)利要求。

馬庫什權(quán)利要求撰寫方式的產(chǎn)生是為了解決化學(xué)領(lǐng)域中多個取代基基團沒有共同上位概念可概括的問題，其本身一直被視為結(jié)構(gòu)式的表達方式，而非功能性的表達方式。

馬庫什權(quán)利要求限定的是并列的可選要素而非權(quán)利要求，其所有可選擇化合物具有共同性能和作用，并且具有共同的結(jié)構(gòu)或者所有可選擇要素屬于該發(fā)明所屬領(lǐng)域公認的同一化合物。雖然馬庫什權(quán)利要求的撰寫方式特殊，但是也應(yīng)當符合專利法和專利法實施細則關(guān)于單一性的規(guī)定。

2.對馬庫什權(quán)利要求的解釋應(yīng)當從嚴

馬庫什權(quán)利要求具有極強的概括能力，一旦獲得授權(quán)，專利權(quán)保護范圍將涵蓋所有具有相同結(jié)構(gòu)、性能或作用的化合物，專利權(quán)人權(quán)益將得到最大化實現(xiàn)。而從本質(zhì)而言，專利權(quán)是對某項權(quán)利的壟斷，專利權(quán)人的所享有的權(quán)利范圍越大，社會公眾所受的限制也就越多。

因此，從公平角度出發(fā)，對馬庫什權(quán)利要求的解釋應(yīng)當從嚴。馬庫什權(quán)利要求不管包含多少變量和組合，都應(yīng)該視為一種概括性的組合方案。選擇一個變量應(yīng)該生成一種具有相同效果藥物，即選擇不同的分子式生成不同的藥物，但是這些藥物的藥效不應(yīng)該有太大差異，相互應(yīng)當可以替代，而且可以預(yù)期所要達到的效果是相同的，這才符合當初創(chuàng)設(shè)馬庫什權(quán)利要求的目的。

因此，馬庫什權(quán)利要求應(yīng)當被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，馬庫什要素只有在特定情況下才會表現(xiàn)為單個化合物，但通常而言，馬庫什要素應(yīng)當理解為具有共同性能和作用的一類化合物。如果認定馬庫什權(quán)利要求所表述的化合物是眾多化合物的集合，就明顯與單一性要求不符。

3.在無效階段對馬庫什權(quán)利要求進行修改必須給予嚴格限制

化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請審查存在諸多特殊問題，如化學(xué)發(fā)明是否能夠?qū)嵤┬枰柚趯嶒灲Y(jié)果才能確認，有的化學(xué)產(chǎn)品需要借助于參數(shù)或者制備方法定義，已知化學(xué)產(chǎn)品新的性能和用途并不意味著結(jié)構(gòu)或者組分的改變等。

鑒于化學(xué)發(fā)明創(chuàng)造的特殊性，同時考慮到在馬庫什權(quán)利要求撰寫之初，專利申請人為了獲得最大的權(quán)利保護范圍就有機會將所有結(jié)構(gòu)方式盡可能寫入一項權(quán)利要求。

因此在無效階段對馬庫什權(quán)利要求進行修改必須給予嚴格限制，允許對馬庫什權(quán)利要求進行修改的原則應(yīng)當是不能因為修改而產(chǎn)生新性能和作用的一類或單個化合物，但是同時也要充分考量個案因素。

如果允許專利申請人或?qū)＠麢?quán)人刪除任一變量的任一選項，即使該刪除使得權(quán)利要求保護范圍縮小，不會損傷社會公眾的權(quán)益，但是由于是否因此會產(chǎn)生新的權(quán)利保護范圍存在不確定性，不但無法給予社會公眾穩(wěn)定的預(yù)期，也不利于維護專利確權(quán)制度穩(wěn)定。

根據(jù)最高院的觀點，對馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)應(yīng)當這么理解：

以馬庫什方式撰寫的化合物權(quán)利要求屬于概括的技術(shù)方案，而不是并列的技術(shù)方案，也不是眾多化合物的集合，否則違背專利法有關(guān)單一性的要求?；隈R庫什權(quán)利要求極強的概括能力，對馬庫什權(quán)利要求的解釋應(yīng)當從嚴，馬庫什權(quán)利要求不管包含多少變量和組合，都應(yīng)該視為一種概括性的組合方案。

而對于無效階段馬庫什權(quán)利要求的修改原則問題，考慮到化學(xué)發(fā)明創(chuàng)造的特殊性以及專利申請人為獲得最大權(quán)利保護范圍會將所有結(jié)構(gòu)方式盡可能寫入一項權(quán)利要求。

因此在無效階段對馬庫什權(quán)利要求進行修改應(yīng)當嚴格限制，對馬庫什權(quán)利要求進行修改的原則應(yīng)當是不能因為修改而產(chǎn)生新性能和作用的一類或單個化合物，不允許任意刪除馬庫什權(quán)利要求的任一變量的任一選項。因為即使保護范圍縮小了，但是是否會產(chǎn)生新的權(quán)利保護范圍存在著一定的不確定性，從而不但無法給予社會公眾穩(wěn)定的預(yù)期，而且不利于維護專利確權(quán)制度的穩(wěn)定。

小結(jié)

基于上面這個司法案例，我們對馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)及修改等問題進行如下總結(jié)：

1.馬庫什權(quán)利要求屬于概括的技術(shù)方案，而不是若干單獨的技術(shù)方案的集合，不屬于并列的技術(shù)方案。

2.以馬庫什方式撰寫的化合物，不管包含多少變量和組合，都應(yīng)該視為一種概括性的組合方案，而不是眾多化合物的集合。

3.在無效宣告程序中，馬庫什權(quán)利要求的修改應(yīng)當嚴格限制，修改原則應(yīng)當是不能因為修改而產(chǎn)生新性能和作用的一類或單個化合物，因此不可任意刪除馬庫什權(quán)利要求的任一變量的任一選項，以維護社會公眾信賴利益和專利確權(quán)制度穩(wěn)定。

以上主要與大家探討的是馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)及其在無效程序中的修改問題，對于馬庫什權(quán)利要求的其他問題（例如優(yōu)先權(quán)、新穎性、創(chuàng)造性等問題），我們將在后續(xù)的文章中結(jié)合其他相關(guān)案例與大家一起探討。