商業(yè)外觀的保護方式探討

朝九晚九 2023-07-26 發(fā)布于北京

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郝海鵬

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心外觀部審查員

目前，我國商品及商品包裝的相關(guān)保護制度有《專利法》中的外觀設(shè)計專利保護、《商標法》中的立體商標保護，以及《反不正當(dāng)競爭法》中的知名商品包裝裝潢權(quán)的保護。就商品及商品包裝、容器等，外觀設(shè)計專利權(quán)與立體商標權(quán)有一些保護范圍的重疊與沖突，而在司法實踐中，關(guān)于產(chǎn)品外觀以及產(chǎn)品上的商標的糾紛案件又層出不窮。本文將為亟需請求知識產(chǎn)權(quán)保護的中小型企業(yè)們提出關(guān)于商品及商品外包裝、商品容器等方面的建議。

外觀設(shè)計專利和立體商標保護

《專利法》第二條第四款概括性地規(guī)定了工業(yè)品外觀設(shè)計專利的定義，其與《專利法》第九條、第二十三條第一款、第二十五條第一款第六項、第三十一條第二款等法條一起，成為了外觀設(shè)計專利授權(quán)與否的法律依據(jù)，主要的保護對象是工業(yè)品的裝飾性的外形設(shè)計（既可以是平面產(chǎn)品的不具備標識性的平面圖案，也可以是三維立體造型）。

立體商標，是指僅由三維標志或者含有其他要素的三維標志構(gòu)成的商標。立體商標的審核標準由《商標法》第十一條、第十二條進行了原則性地規(guī)定?！渡虡朔ā返谑粭l是針對不具有顯著性特征的商標不能作為商標注冊的原則性規(guī)定，其中三維標志的顯著性分為內(nèi)在顯著性與獲得顯著性。顯著性要求即要求商標具有標識商品來源的標識性以及與其他商家商品相區(qū)別的區(qū)別性的統(tǒng)稱。我國《商標法》沒有列舉具有固有顯著性的情形，只是從反面規(guī)定了不予認定具有內(nèi)在顯著性的情形[1]?！渡虡朔ā返谑l專門規(guī)定了功能性的三維標志不能獲得商標注冊，即僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，不得注冊。目前在司法實踐中，商品形狀樣式變化萬千，我國現(xiàn)在公布的商品功能性評判標準尚不足以適用于所有商品。業(yè)界對此進行了大量的討論，但仍需等待下一步的細則標準出現(xiàn)[2]。對于立體商標的核準而言，非功能性與顯著性兩個原則缺一不可。

就商品的包裝、商品自身的形狀保護而言，外觀設(shè)計專利與立體商標的保護范圍有一定的重疊部分。二者相比較，外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以申請人于申請日提交的圖片或照片中產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準，且限定在與于申請日提交的申請文件的外觀設(shè)計產(chǎn)品相同或相近似種類的某一項產(chǎn)品。而立體商標的保護范圍較大，不僅包括商標核準使用的商品或服務(wù)，還包括類似的商品或服務(wù)。同時，立體商標擁有半永久性的保護期，保護期限更長、費用更少。但立體商標也有著審查標準相當(dāng)嚴格的弊端。下文將就不同類型的商業(yè)外觀，探討其可行的保護方式。

幾種商業(yè)外觀的保護方式探討

立體商標與外觀設(shè)計專利的重疊部分

立體商標與外觀設(shè)計專利保護存在重疊的部分，大致可以分為以下三種形式。

第一種，與指定的商品或服務(wù)項目沒有直接關(guān)聯(lián)，并且與之在物理形態(tài)上可以自由分離的裝飾性立體外形，如麥當(dāng)勞的大M型標志、米其林的“輪胎人”形象等。純粹的標志或形象無法獲得外觀設(shè)計專利保護，如果申請人覺得該種商業(yè)外觀可能在某一種商品上被他人侵權(quán)應(yīng)用，可以申請該種產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利保護。而該類型的商業(yè)外觀在申請立體商標的合法性方面幾乎沒有爭議，故權(quán)利人也可直接申請立體商標來保護自己的獨占權(quán)。

第二種，商品自身構(gòu)成的立體外形，如動物餅干本身所體現(xiàn)的動物形狀。該類由商品自身構(gòu)成的立體外形，若立體造型具備功能性、使商品具有實質(zhì)性價值，則不符合非功能性的原則，公眾看到該商業(yè)外觀也不能識別該立體商品的來源，因此，該類立體商品將不被允許注冊為立體商標。美國之寶公司申請的打火機立體商標[3]，產(chǎn)品上的連接鉸鏈、自身的圓滑邊角等功能特征，即屬于此例。即使具備功能性的立體外形經(jīng)過商家長期推廣具備了獲得顯著性，公眾只要看到該立體外形即可聯(lián)想到商品來源，此類立體外形在司法實踐中也很難通過立體商標的核準。因為如果允許將能夠?qū)崿F(xiàn)一定技術(shù)效果的形狀注冊為商標，就意味著技術(shù)發(fā)明人可以通過商標對該項技術(shù)實現(xiàn)無期限的永久保護，這是根本違背知識產(chǎn)權(quán)法利益平衡的原則的，為世界各國商標法所不容[4]。而在滿足立體形狀非功能性的前提下，該類商品在目前的司法實踐中也幾乎都被認定為缺乏固有顯著性而不被核準為立體商標；此類形狀只有經(jīng)過商家長時間的推廣、使用得到了獲得顯著性，才可能被核準注冊立體商標。此類具備功能性的商品本身構(gòu)成的立體外形，只能通過申請專利權(quán)來保護；滿足非功能性的立體外形，應(yīng)先選擇申請外觀設(shè)計專利權(quán)進行保護。在十多年的專利權(quán)保護期限內(nèi)，商家可以對滿足非功能性的立體商品進行推廣、打造知名度，以達到立體外形的獲得顯著性，而后再申請立體商標。

第三種，商品包裝物本身的立體外形，如可口可樂公司的流線型瓶身。商品包裝物的立體形狀又包含以下幾種類型：

其一，基本的幾何立體形狀、簡單和普通的立體形狀、裝飾性的立體形狀（如圖1），如果不能起到標識產(chǎn)品來源的作用，則可認定其沒有顯著性，不能核準注冊為立體商標。對于裝飾性立體形狀，可先通過申請外觀設(shè)計專利獲得保護，再通過長期的推廣、使用來得到獲得顯著性，即可申請注冊立體商標。

其二，行業(yè)通用或常用包裝物的立體形狀，不能標識產(chǎn)品來源，不具有顯著性，不能通過注冊立體商標來保護（圖2）。上述立體形狀不符合我國《專利法》第二條第四款中關(guān)于新設(shè)計的規(guī)定，難以獲得外觀設(shè)計專利權(quán)的保護。但是，如果該立體外形在一個領(lǐng)域內(nèi)通用或常用，但在另一個領(lǐng)域幾乎沒有應(yīng)用，能起到顯著的標識產(chǎn)品來源作用的，也可申請立體商標來保護。如圖2所示的容器，其指定使用的商品為酒精飲料，為酒類行業(yè)通用或常用的包裝物。但如果商家將該型容器用于放置食用鹽，且該型容器在食用鹽的近似領(lǐng)域幾乎沒有應(yīng)用，則該型容器可以在食用鹽領(lǐng)域起到顯著的標識產(chǎn)品來源的作用。

其三，對于具有一定設(shè)計美感的立體外形商品包裝物來說，因普通公眾無法僅憑包裝物外觀識別商品來源，所以該種商業(yè)外觀也不具有固有顯著性，不可以直接申請注冊立體商標，只能通過商家長期的推廣、應(yīng)用，使得該項商業(yè)外觀與商家產(chǎn)生聯(lián)系，具有標識商家的作用，才可獲得立體商標的長期保護。但隨之而來的問題是：在商家推廣、應(yīng)用該種具有設(shè)計美感的商業(yè)外觀時，如果被競爭對手冒用、仿制，則可能會阻止商家得到該商業(yè)外觀的獲得顯著性。有效的應(yīng)對方法是：可以在把該商業(yè)外觀推出市場前，先申請外觀設(shè)計專利權(quán)進行保護；在十年多的外觀設(shè)計專利權(quán)保護期限內(nèi)，商家持續(xù)進行推廣、應(yīng)用，進而得到該商業(yè)外觀的獲得顯著性，最終申請注冊立體商標來進行長期保護。

三維標志和其他平面要素的組合

若商品的三維形狀具有顯著特征，且具備非功能性的條件，則不論其他平面標志有無顯著特征，該組合均可通過立體商標的核準注冊(如圖3：香水)。如果商品的三維形狀具有顯著特征，同時具備功能性的條件，但在申請日之前并未公開、具有新穎性，則可申請外觀設(shè)計專利權(quán)保護。

若商品的三維形狀不具有顯著特征，即該三維形狀為簡單和普通的立體形狀，而與其組合的平面標志具有顯著特征，則可以申請注冊立體商標，但該商標注冊后的專用權(quán)保護范圍只限于平面標志部分（如圖4）。該種情況在滿足新穎性的條件下，也可以申請外觀設(shè)計專利權(quán)保護。

非傳統(tǒng)的商業(yè)外觀——店內(nèi)布局

該類型的商業(yè)外觀，因為不滿足單一性的要求等原因，原則上無法獲得外觀設(shè)計專利權(quán)。例外情況是：店面設(shè)計應(yīng)用到的外觀設(shè)計產(chǎn)品為整體建筑物，則有可能得到外觀設(shè)計專利權(quán)保護（如圖7）。同時，只要該類型的商業(yè)外觀滿足一定的顯著性，理論上可以申請注冊立體商標。

在美國最高法院于1992年審理的一起案件中，原告塔科·卡巴納在得克薩斯州開設(shè)了一家墨西哥風(fēng)味快餐店，其店面設(shè)計比較特別，具體被描述為：“室內(nèi)就餐區(qū)和庭院都裝飾有藝術(shù)品，色彩鮮艷，并且配有各種繪畫和壁飾，總體構(gòu)成一種節(jié)日氛圍。庭院包括內(nèi)外兩個部分，之間由齊頭高的車庫門分隔開。外庭院建筑呈階梯狀，上面的木招牌上了油漆，掛有霓虹彩帶，構(gòu)成生氣勃勃的歡慶色彩的布局。鮮艷的遮篷和陽傘又加強了這一主題?！盵5]

對于這樣一種非傳統(tǒng)的商業(yè)外觀，美國最高法院認為：如果對已經(jīng)具有內(nèi)在顯著性的商業(yè)外觀要求“第二含義”，將會妨礙競爭，因為小企業(yè)在成立之初顯然無力建立“第二含義”；一定對其要求“第二含義”，就會給競爭對手可乘之機，使競爭對手在該企業(yè)未及擴張之前搶先使用其商業(yè)外觀并阻止其進入新興市場。因此，美國最高法院最后決定，應(yīng)當(dāng)對快餐店的外觀給予保護，且該外觀具有內(nèi)在顯著性；只要陪審團認定該外觀具有內(nèi)在顯著性，原告就無需證明第二含義，即可得到蘭哈姆法第43條(a)的保護。

另一個典型案例是美國蘋果公司于2010年5月向美國專利商標局提交有關(guān)其店面內(nèi)部設(shè)計的立體商標申請，并于2013年被核準注冊。在這之后，德國專利機構(gòu)拒絕了蘋果公司將其零售店設(shè)計注冊成商標的申請，但歐盟最高法院歐洲法院推翻了德國的裁定，允許蘋果公司將其零售店設(shè)計注冊成商標。蘋果公司還在以色列、西班牙、意大利獲得了此類商標注冊[6]。

蘋果公司的店內(nèi)布局特色包括：清晰的店面玻璃，周圍由大塊的矩形飾板包裹，飾板與地面水平，位于店面玻璃的上方，店面兩邊為兩塊較窄的飾板。店堂內(nèi)部，天花板上縱向貫穿矩形嵌入式照明單元。邊墻的嵌入式展示區(qū)域下方有懸掛式支架，店內(nèi)中間區(qū)域擺放著矩形桌，均排列在一直線上，并與墻壁平行，從店門口一直延伸至店后墻。邊墻上有多層貨架，在店面后部有一張長方形桌子，設(shè)有凳子若干，桌子上方是安裝在后墻上的若干顯示屏（如圖5）。

蘋果公司也向我國商標局提交了上述立體商標的注冊申請。中國商標局以“中國不接受零售服務(wù)的商標注冊”為由駁回了其延伸申請，但蘋果公司將該商標的服務(wù)項目限制為“計算機、計算機軟件、計算機外圍設(shè)備、手機、消費電器及附件的產(chǎn)品展示”（第35類）后，向商標評審委員會提出了復(fù)審請求，最終獲得了核準（商標號：G1060320）。

同時，權(quán)利人也可以將其店面設(shè)計申請外觀設(shè)計專利。需注意的是，在外觀設(shè)計專利申請審查實踐中，筆者看到，部分申請外觀設(shè)計專利的店面四周為透明設(shè)計，從而可展示出店面內(nèi)部構(gòu)造中存在的較多組成部分（如書架、桌椅等物品），但申請人僅提交店面的外部視圖，容易造成所提交視圖未能清楚地表達產(chǎn)品內(nèi)部外觀設(shè)計的缺陷，從而不符合《專利法》第二十七條第二款的規(guī)定；后續(xù)補正補交店面內(nèi)部視圖。則會使得修改超出原圖片或者照片表示的范圍，不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。若視圖中表達了店面內(nèi)部的外觀設(shè)計，還需注意外觀設(shè)計專利權(quán)的單一性要求。此時，明智的做法是把店面設(shè)計拆分為多個產(chǎn)品來分別請求保護，如分別對店內(nèi)的桌子、椅子、樓梯、櫥柜、招牌（如圖6，外觀設(shè)計專利申請?zhí)枺?/span>2016302414586）等進行外觀設(shè)計專利申請；也可以把店面設(shè)計作為整體建筑物進行保護（如圖7，外觀設(shè)計專利申請?zhí)枺?/span>2013300926162），不同時展現(xiàn)建筑物內(nèi)部的外觀設(shè)計。

結(jié)論

外觀設(shè)計專利權(quán)與立體商標權(quán)兩種權(quán)利有一定的保護范圍重疊，商家應(yīng)結(jié)合自身設(shè)計特點，選擇最合適、保險的保護方式，盡量避免自身設(shè)計前期被核準注冊、授權(quán)，后期卻被無效的情況發(fā)生。在申請外觀設(shè)計專利權(quán)時，應(yīng)注意外觀設(shè)計專利權(quán)對新穎性、創(chuàng)造性、實用性的要求。在申請立體商標保護時，需要注意以下兩點：一是申請立體商標，應(yīng)盡量避免與商品自身形狀、商品包裝物聯(lián)系，排除具備功能性的可能性；需要保護商品自身形狀、商品包裝物的，可以申請外觀設(shè)計專利。二是對于三維標志和其他平面要素的組合，應(yīng)該在該組合中擴大其他平面因素對整體顯著性認定的影響，如通過排列文字、圖案設(shè)計將平面因素設(shè)計出凸出的視覺效果，將其置于三維形狀的顯著部位，并擴大這些元素的覆蓋面積。

注釋：

[1]商標局、商標評審委員會：《商標審查及審理標準》（2016年12月頒布），106-108.

[2]凌宗亮.論立體商標的非功能性——兼談我國《商標法》第12條的完善[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2010(1): 24.

[3]晏如.美國之寶申請打火機立體商標終被駁.中國知識產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng).2016.07.http://www./Index_NewsContent.aspx?newsId=94594.

[4]王遷.知識產(chǎn)權(quán)法教程（第4版）[M].北京：中國人民大學(xué)出版社，2014.

[5]黃暉.商品及其包裝外形的顯著性對取得商標保護的影響[J].中華商標.2001.10.16.

[6]袁博.店面布局能注冊為立體商標嗎？蘋果公司已經(jīng)這樣做了！.中國知識產(chǎn)權(quán)報.2018.11.https://mp.weixin.qq.com/s/37r20JmF5j02NIoiiP7ZMA.

來源：《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志第195期