盧云飛訴國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于第21199754號“拜而'商標不予注冊復審行政訴訟案

朝九晚九 2021-08-09

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【案件信息】

一審案號：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2020）京73行初465號

原告：盧云飛

被告：國家知識產(chǎn)權(quán)局

第三人：拜耳股份有限公司

【基本案情】

第21199754號“拜而”商標（以下稱訴爭商標）初審公告于2017年8月6日，指定使用于第5類“化學藥物制劑；抗生素；針劑；片劑；水劑；膏劑；原料藥；中藥成藥；生化藥品；膠丸”等商品。2019年拜耳股份有限公司以訴爭商標與拜耳股份有限公司指定使用于“ 醫(yī)藥制劑；獸醫(yī)用制劑和(醫(yī)用)衛(wèi)生制劑；醫(yī)用營養(yǎng)品；嬰兒食品；醫(yī)用橡皮膏；醫(yī)用敷料；衛(wèi)生消毒劑；殺寄生蟲劑；殺菌劑；除莠劑；醫(yī)用激素”等商品上的第549166號“拜耳”商標、第1337768號“拜耳”商標、第1317774“BAYER”商標構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標為由，請求商標局不予核準訴爭商標的注冊。2019年2月26日，國家知識產(chǎn)權(quán)局認定，被異議商標指定使用的商品與引證商標一、二的指定商品屬于類似商品，且被異議商標與拜耳股份有限公司的引證商標一、二在文字構(gòu)成、呼叫等方面差異細微，因此雙方商標已構(gòu)成指定使用于類似商品上的近似商標。依據(jù)《商標法》第三十條的規(guī)定，商標局做出不予注冊的決定。

盧云飛對該決定不服向商標評審委員會提出申請復審，認為被異議商標與引證商標一、二不構(gòu)成近似，且被異議商標經(jīng)過使用已經(jīng)與申請人建立唯一對應(yīng)關(guān)系，因此被異議商標應(yīng)當予以核準注冊。對此，我方在異議復審階段認為被異議商標與拜耳公司的“拜耳”商標在外觀、讀音方面高度近似，且引證商標“拜耳”已被認定為馳名商標，雙方商標的共存無疑將會造成相關(guān)公眾的混淆。此外，我方指出盧云飛并未提交任何被異議商標的使用證據(jù)，也無法證明其與該商標已形成唯一對應(yīng)關(guān)系。2019年12月8日，商標評審委員會認定，被異議商標和引證商標三未構(gòu)成近似標識。被異議商標于引證商標一、二在文字構(gòu)成、呼叫上相似，消費者施以一般注意力的情況下，難以明確區(qū)分，已構(gòu)成近似商標，依據(jù)《商標法》第三十條，決定訴爭商標在復審商品上不予核準注冊。

盧云飛對該決定不服起訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院，主張訴爭商標與引證商標一、二在文字組成、呼叫、含義和整體視覺效果上有明顯區(qū)別，未構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標，并認為與訴爭商標文字相同的“拜而”商標已在第2、19、20、28類上獲得了注冊，因此訴爭商標也應(yīng)當獲準注冊。

【法院裁判】

北京知識產(chǎn)權(quán)法院受理后認定，訴爭商標為“拜而”文字商標，引證商標為“拜耳”文字商標，“拜耳”為臆造詞，具有較高的顯著性。訴爭商標和引證商標一、二僅僅一字之差，其呼叫完全相同，文字構(gòu)成、整體外觀相近，已構(gòu)成近似商標。將訴爭商標和引證商標一、二共同使用在類似商品上，易使相關(guān)公眾誤認為該商品來自于第三人，從而導致混淆誤認。訴爭商標和引證商標一、二已經(jīng)構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標。商標評審采用個案審查的原則，其他商標注冊情況和本案訴爭商標情況不同，不能成為本案訴爭商標獲準注冊的當然依據(jù)。依據(jù)《商標法》第三十條的規(guī)定，駁回了原告的訴訟請求，目前該判決已生效。

【代理心得】

在商標近似方面，本案中我方主張訴爭商標由中文“拜而”組成，與引證商標“拜耳”僅一字之差，在外觀和整體結(jié)構(gòu)上差別細微。雖然訴爭商標申請人主張訴爭商標“拜而”中“拜”字可以讀為“bái”，“而”字還可以讀為“néng”，與引證商標的讀音存在很大差別，但將“拜”字讀為“bái”并非漢語的常用發(fā)音，將“而”讀為“néng”則更為生僻。因此，根據(jù)普通消費者的發(fā)音習慣和認知，訴爭商標與引證商標的讀音也十分近似。在本案中，為支持雙方商標的近似度我方提交了大量的引證商標的知名度證據(jù)。同時考慮到第三人“拜耳”商標在訴爭商標申請前多年即已被認定為馳名商標的事實，訴爭商標與引證商標共同使用在同一種或類似商品上，極易導致相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認。對于原告列舉的在其他類別上注冊的“拜而”商標，我方首先指出與本案沒有直接關(guān)聯(lián)，不能作為訴爭商標應(yīng)當獲準注冊的當然理由，且考慮到拜耳公司的引證商標在訴爭商標申請前已被認定為第五類“醫(yī)藥制劑”商品上的馳名商標，應(yīng)當在第五類對商品近似度的審查給予更高的標準。

此外，在訴訟階段我方還對訴爭商標申請人的背景進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其曾在訴爭商標注冊公告前將訴爭商標授權(quán)給第三人的同行業(yè)競爭者在藥品上使用該商標，后市場監(jiān)管部門認定其使用行為可能導致消費者的混淆，對產(chǎn)品進行了查扣。同時，訴爭商標的申請人還曾使用另一家知名藥企的名稱作為其開設(shè)的公司的名稱，由此可以看出其申請訴爭商標存在明顯的主觀惡意，容易使相關(guān)消費者對商品來源的混淆誤認，破壞正常的市場經(jīng)營秩序。

劉祝鑫

劉祝鑫律師自畢業(yè)后加入永新知識產(chǎn)權(quán)從事法律工作，協(xié)助多名主辦律師為國內(nèi)外知名企業(yè)處理知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛、知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)糾紛、行政打假行動、網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)投訴、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓與許可、企業(yè)商事糾紛、企業(yè)常年法律顧問項目等各類法律業(yè)務(wù)。

傅鳳喜

傅律師的主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域為知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)安全與個人信息保護和商事合同爭議解決。執(zhí)業(yè)二十年來，傅律師代理了各類法律業(yè)務(wù)共計3800余件。她喜歡挑戰(zhàn)，熟悉商業(yè)，擅長處理疑難復雜事務(wù)，為客戶提供具有前瞻性的法律建議不斷探索和學習。她積極投身公共事業(yè)，為行業(yè)發(fā)展不遺余力，現(xiàn)為AIPPI 全球數(shù)字經(jīng)濟委員會聯(lián)合副主席、INTA 數(shù)據(jù)保護委員會成員、北京市律師協(xié)會電子商務(wù)法律專業(yè)委員會秘書長。