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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：王平  山東求是和信律師事務(wù)所

原標(biāo)題：專利訴訟的“套路”

專利權(quán)是法律賦予專利權(quán)人的權(quán)利，是對(duì)其創(chuàng)新能力的鼓勵(lì)和創(chuàng)新成果的肯定。但面對(duì)我國市場(chǎng)主體巨大的克隆能力，專利權(quán)人不得不拿起法律的武器維護(hù)其專利權(quán)，專利訴訟就是專利權(quán)人維權(quán)的方式之一。

然而，在專利訴訟維權(quán)路上，“套路”不少，如何固定侵權(quán)行為方面的證據(jù)、如何確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍、如何證明損失數(shù)額，以及訴訟過程中存在的“舉證難、周期長、成本高、賠償?shù)汀钡鹊雀鞣N“套路”貫穿訴訟始終。所以，專利權(quán)人在確定提起侵害專利權(quán)訴訟之前，必須對(duì)其中的“套路”做到心中有數(shù)，做好心理預(yù)期。作為一名專利訴訟律師，對(duì)近年來侵害專利權(quán)訴訟案件的“套路”略作總結(jié)，在此與大家分享一二。

前期準(zhǔn)備工作包括對(duì)擬維權(quán)的專利權(quán)的評(píng)估判斷、對(duì)侵權(quán)主體的摸底調(diào)查及對(duì)目標(biāo)產(chǎn)品是否侵權(quán)的分析、訴訟成本預(yù)算及訴訟對(duì)專利權(quán)人帶來的效益等等，通過上述因素的綜合判斷確定是否有必要提起專利訴訟。

第一、專利權(quán)人要對(duì)擬維權(quán)的專利權(quán)進(jìn)行自我評(píng)估。

專利權(quán)人可以申請(qǐng)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告，也可以請(qǐng)專利代理律師作出分析評(píng)估。這兩種評(píng)估方式各有利弊，請(qǐng)求國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)擬維權(quán)的專利作出評(píng)價(jià)報(bào)告，結(jié)論比較全面權(quán)威，但一旦結(jié)果不理想（部分不具備或全部不具備專利法要求的新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性），就會(huì)將專利的缺點(diǎn)完全暴露給潛在侵權(quán)人，使維權(quán)陷入尷尬境地。請(qǐng)專利代理律師作出分析，可能存在因檢索不全面（因?yàn)閷＠砺蓭煹臄?shù)據(jù)庫沒有國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局那么強(qiáng)大）而對(duì)擬維權(quán)的專利權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估不足，但卻至少不會(huì)使侵權(quán)人在起訴前或開庭前預(yù)先知曉擬維權(quán)的專利權(quán)自身存在的風(fēng)險(xiǎn)。

第二、對(duì)涉嫌侵權(quán)主體及其是否侵權(quán)作出調(diào)查分析。

提起專利侵權(quán)訴訟，首先要確定侵權(quán)主體，專利權(quán)人可以自行調(diào)查，但如果侵權(quán)主體比較復(fù)雜或者侵權(quán)主體不確定，最好還是請(qǐng)專業(yè)律師做分析，以免到時(shí)發(fā)生主體不適格的問題。

判斷侵權(quán)人生產(chǎn)或銷售的產(chǎn)品、使用的工藝流程、制備方法等是否侵權(quán)的問題，專利權(quán)人往往自身難以做出準(zhǔn)確判斷，這也是專利侵權(quán)訴訟最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一。有時(shí)是專利權(quán)人一廂情愿的認(rèn)為他人產(chǎn)品或制備方法、工藝流程等侵犯自己專利權(quán)但實(shí)際并不侵權(quán)，有時(shí)對(duì)于他人打擦邊球的行為是否侵權(quán)又猶豫不定，這就需要專利律師的專業(yè)分析。將涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品或工藝流程、制備方法與發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷臋?quán)利要求的技術(shù)特征/外觀設(shè)計(jì)圖片做詳細(xì)的比對(duì)，以確定是否侵權(quán)。關(guān)于這個(gè)問題的判斷對(duì)將來的訴訟起著至關(guān)重要的作用，一旦判斷失誤將不侵權(quán)判斷為侵權(quán)，將直接導(dǎo)致專利權(quán)人敗訴的結(jié)果；或者將侵權(quán)判斷為不侵權(quán)，則會(huì)放任侵權(quán)人繼續(xù)侵權(quán)，損害專利權(quán)人的利益。因此，對(duì)于這一問題專利權(quán)人需要專業(yè)的專利訴訟律師幫助，專利權(quán)人自己通常難以對(duì)這一問題作出準(zhǔn)確判斷。

第三、訴訟成本預(yù)算及訴訟給專利權(quán)人帶來的效益評(píng)估。

專利侵權(quán)的訴訟成本與擬起訴的數(shù)額相關(guān)，訴訟成本涉及訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、公證費(fèi)、購買侵權(quán)產(chǎn)品費(fèi)、律師費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等等。法院的判決數(shù)額通常在支持有證據(jù)的上述成本支出之外，結(jié)合涉案專利權(quán)的價(jià)值（比如使用許可費(fèi)）、專利權(quán)的期限、專利產(chǎn)品的價(jià)值、侵權(quán)人的主觀惡意、侵權(quán)持續(xù)時(shí)間、侵權(quán)產(chǎn)品的銷售價(jià)格、銷量、銷售覆蓋地域等作出賠償數(shù)額的判決。如果專利權(quán)人有證據(jù)證明由此造成的損失或侵權(quán)人由此所獲得的利益，法院則會(huì)視證據(jù)證明情況作出判決。

專利權(quán)人綜合考慮維權(quán)成本、將來獲賠情況、判決數(shù)額高低、及訴訟本身對(duì)專利權(quán)人及其產(chǎn)品市場(chǎng)的影響等因素，決定是否提起訴訟。

專利權(quán)人在綜合考慮上述因素決定提起訴訟進(jìn)行維權(quán)時(shí)，需要固定好各個(gè)環(huán)節(jié)的證據(jù)，包括侵權(quán)主體、侵權(quán)行為、侵權(quán)產(chǎn)品封存、因侵權(quán)所獲得的利益、專利權(quán)人成本支出等各個(gè)環(huán)節(jié)的證據(jù)，同時(shí)取證環(huán)節(jié)也關(guān)系到管轄法院的確定。

最關(guān)鍵的取證環(huán)節(jié)是侵權(quán)主體、侵權(quán)行為、侵權(quán)產(chǎn)品封存。要固定好這三方面的證據(jù)，一般需要進(jìn)行公證。公證是否成功，與前期的調(diào)查是否細(xì)致準(zhǔn)確有關(guān)，但公證過程可能會(huì)有突發(fā)事件發(fā)生，因此公證陪同人員的靈活應(yīng)變能力至關(guān)重要。在公證過程中如果發(fā)現(xiàn)某些證據(jù)與前期調(diào)查取證的證據(jù)有出入，不足以支持專利權(quán)人的訴訟請(qǐng)求，比如無法確定侵權(quán)行為的主體、侵權(quán)人因警惕性較高藏匿侵權(quán)產(chǎn)品或侵權(quán)產(chǎn)品不再是以前調(diào)查的侵權(quán)產(chǎn)品等等，公證過程中應(yīng)設(shè)法獲取或解決，這只有專業(yè)的有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的律師才能從容把握，專利權(quán)人在不熟悉訴訟程序的情況下很難靈活變通，所以，公證環(huán)節(jié)建議請(qǐng)專業(yè)律師來參與。

當(dāng)然，如果公證過程中確實(shí)主體或產(chǎn)品發(fā)生了不同于調(diào)查時(shí)的變化，窮盡各種方法仍無法獲取調(diào)查時(shí)侵權(quán)產(chǎn)品的情況下，要考慮是否放棄公證，待證據(jù)充足或落實(shí)存疑問題后再取證。如果一切順利，將侵權(quán)產(chǎn)品封存好順利完成公證。侵權(quán)產(chǎn)品封存前要對(duì)產(chǎn)品各個(gè)技術(shù)特征拍照，這有助于庭前起草訴狀及技術(shù)特征比對(duì)，同時(shí)要特別注意，如果是大件露天封存或不易室內(nèi)存放的，要注意做好防潮防風(fēng)防雨防裂等措施，以防封條開裂在開庭時(shí)被對(duì)方質(zhì)疑。

如果在自行取證過程中困難較大，比如產(chǎn)品難以運(yùn)走或?qū)儆诠に嚵鞒填?、制備方法類等發(fā)明專利，可以申請(qǐng)法院做訴前或訴中證據(jù)保全。同時(shí)，還可以請(qǐng)求法院保全侵權(quán)方的財(cái)務(wù)賬目，以便將來確定損失數(shù)額（目前實(shí)踐中法院不愿去被告方依職權(quán)調(diào)取這方面證據(jù)）。

在公證時(shí)，盡量選擇司法環(huán)境有利于專利權(quán)人的地區(qū)做公證，以便能將管轄權(quán)確定在該地。由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟有特別的管轄法院，每個(gè)省僅有幾個(gè)法院有管轄權(quán)。比如在山東，僅濟(jì)南、青島、煙臺(tái)、濰坊、東營、淄博的中級(jí)人民法院有管轄權(quán)，如果專利權(quán)人或侵權(quán)行為發(fā)生地不在上述范圍內(nèi)，就需要預(yù)先選擇或確定將來訴訟的管轄法院，然后在保全證據(jù)時(shí)盡可能的將侵權(quán)行為地設(shè)定在自己預(yù)先確定的管轄法院。

在公證結(jié)束后，著手準(zhǔn)備立案材料。

最重要的是起訴書的起草。起訴書的訴訟請(qǐng)求除了要求停止侵權(quán)、賠償損失、支付維權(quán)成本外，起訴生產(chǎn)商的話還可以要求銷毀制造侵權(quán)產(chǎn)品的模具、設(shè)備等。實(shí)踐中，遇到過有要求賠禮道歉甚至是登報(bào)道歉、消除影響等訴求的，但個(gè)人認(rèn)為該種訴求不適用于專利訴訟，起訴書中列名此等訴求雖能使訴狀看上去陣勢(shì)嚇人，但實(shí)則暴露了代理律師的不專業(yè)。對(duì)于銷毀侵權(quán)模具、設(shè)備等訴求，需要有證據(jù)證明侵權(quán)人有侵權(quán)模具、設(shè)備等，這主要看取證過程中是否對(duì)侵權(quán)模具、設(shè)備進(jìn)行過保全。關(guān)于維權(quán)成本支出，知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的律師費(fèi)是可以列入在成本支出里面的，該費(fèi)用一定要主張，否則這部分支出就要由專利權(quán)人自己承擔(dān)了；要注意的是，盡量不要和賠償數(shù)額在一個(gè)訴訟請(qǐng)求中主張，這樣主張會(huì)一定程度上降低損失賠償數(shù)額。

接下來是證據(jù)準(zhǔn)備。包括主體適格、侵權(quán)行為的存在、技術(shù)特征比對(duì)、損失數(shù)額計(jì)算等。如果證據(jù)較多，應(yīng)準(zhǔn)備證據(jù)目錄，方便庭審法官和書記員查閱和記錄，也方便自己舉證。

這里著重談下比對(duì)環(huán)節(jié)和損失數(shù)額計(jì)算。如果是專利產(chǎn)品，簡單直觀的產(chǎn)品可以提前做好比對(duì)圖，如果是比較復(fù)雜的產(chǎn)品，需要在庭審過程中現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)。關(guān)于損失數(shù)額的計(jì)算，損失計(jì)算方式和依據(jù)庭前要準(zhǔn)備好，盡量避免完全由法官自由裁量。

損失計(jì)算的證據(jù)包括涉案專利的使用許可合同、被告的銷售數(shù)量、銷售額、專利權(quán)的價(jià)值評(píng)估報(bào)告及以前的判例等等。如果這方面的證據(jù)沒有，任由法官自由裁量，判決數(shù)額通常會(huì)偏低。因此，這方面的證據(jù)收集和準(zhǔn)備對(duì)將來判賠數(shù)額有很大影響。

有些法院立案時(shí)要求證據(jù)一式兩套，以便送達(dá)被告時(shí)使用，所以立案時(shí)最好多備一套證據(jù)。

庭審過程中，被告如果對(duì)涉案專利提出無效申請(qǐng)，法院一般會(huì)中止審理，待無效結(jié)果出來后再行審理。因無效案件本身又是獨(dú)立的案件，筆者將在另外的論文中詳細(xì)論述，本文就不再展開。

如果被告方未對(duì)涉案專利提出無效申請(qǐng)，則案件正常審理。訴前準(zhǔn)備工作細(xì)致與否直接影響庭審的進(jìn)程與效果，訴前準(zhǔn)備工作細(xì)致，庭審過程就輕松許多。專利權(quán)人或代理律師在庭審中要保持與法官在同一頻道上對(duì)話，要明白法官提出的問題意義在何，必要時(shí)可以請(qǐng)求審判庭允許原告向被告發(fā)問以明確相關(guān)存疑問題。庭審中確實(shí)不能確定的問題可以申請(qǐng)庭后予以核實(shí)后回復(fù)，以免唐突回復(fù)損害權(quán)利人的利益。

庭審中，合議庭的爭議焦點(diǎn)一般總結(jié)為：原告是否享有涉案的專利權(quán)，被告是否有侵害原告專利權(quán)的行為，被告產(chǎn)品有合法來源的主張是否成立，原告主張的停止生產(chǎn)、銷售、銷毀模具或設(shè)備（具體看原告主張）及損失有無事實(shí)和法律依據(jù)等，原告要緊緊圍繞合議庭總結(jié)的爭議焦點(diǎn)進(jìn)行舉證。

庭審中要明確訴訟請(qǐng)求，比如停止何種侵權(quán)行為；舉證質(zhì)證環(huán)節(jié)，對(duì)被告方提出的合法來源的證據(jù)要高度重視、謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)，看被告方的證據(jù)是否能夠充分證明其產(chǎn)品系合法來源，是否屬于偽造證據(jù)逃脫責(zé)任等。庭審過程變化莫測(cè)，即便庭前準(zhǔn)備再細(xì)致也難免遇到突發(fā)情況，這是最考驗(yàn)代理人庭審應(yīng)變能力的，對(duì)于突發(fā)情況，沒有庭審經(jīng)驗(yàn)的當(dāng)事人參加庭審?fù)y以應(yīng)對(duì)。

（一）訴訟周期長

專利訴訟案件最尷尬的事情莫過于專利訴訟還未審結(jié)，專利權(quán)到期了。訴訟“周期長”成了頑疾，這與現(xiàn)有法律對(duì)專利侵權(quán)案件訴訟程序的設(shè)置密不可分。專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)自己權(quán)利被侵害提起訴訟之后，被告方為了拖延時(shí)間繼續(xù)占領(lǐng)市場(chǎng)，往往會(huì)就涉案專利向國家專利復(fù)審委員會(huì)提出宣告無效請(qǐng)求。一旦對(duì)涉案專利提出無效，侵權(quán)訴訟便中止，而無效決定書大約需要半年的時(shí)間才能做出，如決定書維持專利有效性，被告方再提起行政訴訟，依目前實(shí)踐狀況，行政訴訟一審的訴訟周期通常要兩年左右。一審行政判決作出后，再提起行政訴訟二審，二審約半年到一年，行政訴訟二審判決生效后，專利侵權(quán)訴訟恢復(fù)審理，侵權(quán)訴訟的審理期限大約需要半年，侵權(quán)訴訟一審判決作出后，提起二審，二審程序大約持續(xù)半年。

如此，整個(gè)案件從立案到審結(jié)，大約要四五年的時(shí)間，外觀設(shè)計(jì)和實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)期限均為10年，專利權(quán)人在授權(quán)后三四年發(fā)現(xiàn)有侵權(quán)情況后啟動(dòng)訴訟程序，訴訟程序結(jié)束時(shí)甚至還沒有結(jié)束時(shí)專利權(quán)到期了。雖然專利權(quán)人仍然能獲賠，但是專利產(chǎn)品的市場(chǎng)完全被攪亂，專利權(quán)人無法制止侵權(quán)行為的繼續(xù)、專利權(quán)的保護(hù)成了空談，這大大打擊了專利權(quán)人維權(quán)和申請(qǐng)專利的積極性。如何解決專利侵權(quán)訴訟周期長的尷尬境地，成了目前專利侵權(quán)訴訟的重大課題。

（二）損失舉證難、賠償?shù)?/strong>

損失的計(jì)算方式，依據(jù)現(xiàn)行法律，主要包括專利權(quán)人因侵權(quán)所受到的損失，或侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益。證據(jù)一般包括專利使用許可協(xié)議、專利產(chǎn)品的銷售價(jià)格、銷售數(shù)量、侵權(quán)產(chǎn)品的銷售價(jià)格、銷售數(shù)量等，但這些往往也不能直接證明權(quán)利人的損失或侵權(quán)人的獲利。在不能舉證專利權(quán)人損失和侵權(quán)人獲益的情況下由法官自由裁量，但自由裁量的判決結(jié)果往往偏低。

現(xiàn)行《專利法》第六十五條規(guī)定：

侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定；實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。

權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費(fèi)均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

2016年12月2日，國務(wù)院法制辦公布《中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)》中，第六十八條：

侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定;實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。對(duì)于故意侵犯專利權(quán)的行為，人民法院可以根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素，在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。

權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費(fèi)均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予十萬元以上五百萬元以下的賠償。

人民法院認(rèn)定侵犯專利權(quán)行為成立后，為確定賠償數(shù)額，在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證，而與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權(quán)人掌握的情況下，可以責(zé)令侵權(quán)人提供與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料;侵權(quán)人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的，人民法院可以參考權(quán)利人的主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額。

從送審稿的修訂來看，對(duì)專利權(quán)人舉證損失難的問題采取了如下措施：

1、六十八條第三款以舉證責(zé)任倒置的方式來解決，一定程度上減輕了權(quán)利人的舉證責(zé)任；

2、賠償數(shù)額提高到十萬以上五百萬以下，加大了對(duì)侵權(quán)人的懲罰力度；

3、引入懲罰性賠償機(jī)制，對(duì)于故意侵犯專利權(quán)的，“人民法院可以根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素，在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額”。

但是，關(guān)于與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料在被告方，而被告方又不是上市公司的情況下，專利權(quán)人很難獲取，建議在難以獲取的情況下，申請(qǐng)法院依職權(quán)調(diào)取該類證據(jù)或在證據(jù)保全時(shí)，法院能予以保全，以便將來作為賠償數(shù)額的計(jì)算依據(jù)。

以上是筆者就專利侵權(quán)訴訟實(shí)務(wù)中存在的“套路”做的大致總結(jié)，實(shí)踐中“套路”遠(yuǎn)比文中提及的要多的多，專利權(quán)人維權(quán)路上的一路艱辛，估計(jì)專利代理律師最能深切體會(huì)。